Особливості призначення та проведення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності

З визначення поняття судової експертизи, яке міститься в ст. 1 Закону України «Про судову експертизу», її головне призначення – це надання органам дізнання, досудового та судового слідства доказів у справах, що перебувають в їх провадженнях. Ці докази формуються в результаті проведення експертом на основі спеціальних знань дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів (фактичних даних), які містять інформацію про обставини відповідної справи.

При цьому, відповідно до п. 5 ст. 53 ЦПК України, п.5 ст. 66 КАСУ, а також п. 2.3.2 Інструкції Міністерства юстиції України № 53/5 «Про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» та п. 2.3 Інструкції Міністерства юстиції України № 170/5 «Про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах», експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Тобто, експерт при проведені судової експертизи працює лише з тими документами, які містяться в наданих йому на дослідження матеріалах справи. Обов’язок формування та долучення до матеріалів справи документів, необхідних для проведення експертом у подальшому об’єктивного та повного дослідження, покладається на сторони, що приймають участь в процесі або на слідчі органи.

Законодавством чітко визначено процесуальний порядок залучення доказів до матеріалів справи. Так, наприклад, відповідно до ст. 131 ЦПК України сторони зобов'язані подати свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання у справі. Докази подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необхідного для їх подання.

У випадку, коли експерту для відповіді на поставлені питання буде недостатньо матеріалів, які надані на експертизу, він має право звертатися тільки до органу чи особи, який(а) призначив(ла) експертизу, з клопотанням про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі експертного висновку. При цьому саме суди, згідно зі статтею 137 ЦПК, у разі необхідності зобов'язані витребувати відповідні докази у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Для наочності проілюструємо вище зазначене на деяких прикладах з практики проведення судової експертизи нашими співробітниками.

Приклад 1

На вирішення експертизи поставлено питання про схожість зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № ХХХ з позначенням, що нанесене на упаковку певного товару. В матеріалах справи є номер свідоцтва на знак але відсутнє його зображення та перелік класів для товарів і послуг для яких його зареєстровано. Клопотання експерта стосується надання йому необхідної інформації щодо зазначеного знаку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Виникає питання, а чи може експерт самостійно знайти необхідну йому для проведення судової експертизи інформацію без оформлення відповідного клопотання. Так, в даному випадку може. Але такі дії експерта створюють підстави для сторони, яка незадоволена Висновком експертизи, щодо звинувачені його (експерта) у перевищенні своїх повноважень та самостійному збиранні матеріалу для дослідження.

На нашу думку такі звинувачення нікчемні та визивають подив і при достатній кваліфікації адвокатів можуть бути відхилені. Експерт запитує інформаційні данні які необхідні йому для виявлення, фіксації, пояснення та оцінки прихованих властивостей визначених об'єктів на підставі спеціальних знань з використанням спеціальних науково-технічних засобів і експертних методик.

Нажаль, існують непоодинокі випадки, коли через подібні звинувачення суд приймає рішення щодо призначення повторної експертизи. Як наслідок, затягування процесу, й додаткові фінансові витрати для сторін.

Що можна порадити у такому випадку? Сторонам необхідно більш серйозно відноситися до підбору документів, які ними надаються до суду, особливо, якщо ці документи є важливими для проведення судової експертизи.

2. Питання, які ставляться на вирішення експертизи.

2.1. Правові питання

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства (ст. 1 Закону України «Про судову експертизу»).

У наведеному визначенні акцент зробимо на виразі «на основі спеціальних знань». Тобто, суть судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в тому й полягає, що Експерт проводячи дослідження оперує спеціальними знаннями, якими представники органів дізнання, досудового та судового слідства або не володіють, або володіють не в достатній мірі. Особливо це стосується справ, де об’єктами дослідження є винаходи.

Інша справа, це питання правового характеру. Тобто питання, відповідь на які повинен давати суд, слідство, науково-правова експертиза, але не експерт, що досліджує об’єкти інтелектуальної власності.

Про це наголошується у:

- Постанові пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 р. №8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»;

- Роз’ясненні Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.98 р.;

- Роз’ясненнях Вищого господарського суду України.

 Пояснимо це на прикладі.

Питання: «Чи використовується спосіб виробництва пристрою А, захищений патентом України на винахід № ХХХ, при виробництві пристрою Б?

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»:

«1. Захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

2. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про:

• авторство на винахід (корисну модель);
• встановлення факту використання винаходу (корисної моделі);
• встановлення власника патенту;
• порушення прав власника патенту;
• укладання та виконання ліцензійних договорів;
• право попереднього користування;
• компенсації».

Таким чином, питання щодо встановлення факту використання винаходу є правовим, а його вирішення віднесено законом до компетенції суду.

Відповідно до п. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»:

«Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

   - виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

   - застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

   < … >

   Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй».

Таким чином, виходячи з суті поставленого на експертизу питання, експерт застосовуючи спеціальні (технічні та технологічні) знання може дослідити, чи використовується в технологічному процесі виробництва пристрою Б кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України № ХХХ, або ознака, еквівалентна їй.

Відповідь на це питання є ключовим для визначення того, чи використовується спосіб, описаний в патенті України на винахід № ХХХ, при виробництві пристрою Б.

   Тому, питання повинно бути викладено приблизно в наступному формулюванні: «Чи використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № ХХХ або ознаку, еквівалентну їй, при виробництві пристрою Б?

   Подібно до розглянутого, питання щодо використання знаку для товарів і послуг, або промислових зразків є правовими.

   Що робити в такій ситуації?

   У експерта є два шляхи, обидва з яких легетивні.

   Перший, експерт не відповідає на подібні питання попередньо обґрунтувавши у Висновку судової експертизи їх правовий характер.

   Другий, експерт в межах своєї компетенції, керуючись п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 липня 2008 р. № 1198/5) (далі – Інструкція), з’ясувавши суть справи, розглядає поставлене на дослідження питання в зміненій редакції – перетворивши правове питання у не правове.

   А тепер про наслідки розвитку таких ситуацій.

   Не відповідь на питання – це підстава для призначення повторної, додаткової експертизи, можливо з проведенням в іншій установі, але у будь-якому разі – це затягування процесу та додаткові фінансові витрати.

   Переведення питання з правового у не правове призводить, як правило лише до обвинувачень експерта у перевищенні своїх повноважень з боку незадоволеної сторони. Хоча ці звинувачення, на нашу думку, є безпідставними й не витримують жодної критики при докладному, професійному обґрунтуванні відповідних дій експерта (перевірено на практиці).

   Який шлях вибере конкретний експерт, залежить виключно від нього самого. Ми вважаємо, що все ж таки треба йти шляхом переведення правових питань у не правові.

   Витоки постановки на дослідження експерта правових питань:

1. правові питання дуже люблять ставити представники правоохоронних органів;
2. Правові питання надають сторони, а судді виносить їх в ухвалу як, є. Тобто, суддя задовольнив обидві сторони, а там вже нехай експерт розбирається, які питання правові, які не правові.

Чому так виходить, найчастіше саме через нерозуміння того, що є правовим питанням, і як отримати необхідну для вирішення справи відповідь без вирішення правових питань. Ми завжди радили і радимо попередньо консультуватися з приводу формулювання питань з фахівцями в сфері судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Слід зазначити, що така практика приносить свої позитивні результати.

2.2 Питання, вирішення яких не впливає на встановлення істини щодо вирішення спору по суті, або не може бути вирішено експертом з питань інтелектуальної власності.

Розкриємо це питання на прикладах.

Приклад 1

Справа стосується припинення порушення прав на промисловий зразок – упаковку для лікарського препарату.

На вирішення експертизи поставлено питання про схожість двох упаковок, одна з яких належить власнику прав на промисловий зразок. Який би не був висновок експертизи, він у даному випадку не має сенсу. Упаковка це одне, а промисловий зразок ї обсяг його правової охорони це інше. Схожість двох упаковок це одне, а використання в упаковці сукупності суттєвих ознак промислового зразка – це інше.

Приклад 2

На вирішення експертизи поставлено питання: «Чи схожа назва препарату А із зареєстрованими в Україні до 12.12.2023 року знаками для товарів і послуг ХХ класу МКТП?». Для відповіді на це питання експерту необхідно провести відповідний пошук по базі даних зареєстрованих в Україні знаків, розпорядником якої є ДП «Український інститут промислової власності». Зрозуміло, що в матеріалах справи подібної для експертного дослідження інформації в повному обсязі не може існувати. Крім того, саме ДП «Український інститут промислової власності» має технічні можливості та спеціалістів для виконання подібних завдань. Отже, експерт не зможе дослідити питання у подібному формулюванні.

Питання 3

На вирішення експертизи поставлені питання про загальнодоступність у світі сукупності суттєвих ознак промислового зразка, винаходу (корисної моделі) до дати подання заявки до Установи. З одного боку, цілком зрозуміло, що ні сторони, ні експерт не мають доступу до всієї інформації у світі, яка б стосувалась суттєвих ознак певного промислового зразка, винаходу (корисної моделі). З іншого боку вирішення питання у подібній редакції пов’язано зі встановленням відповідності об’єкта дослідження критерію новизни. А це вже компетенція відповідних експертів ДП «Український інститут промислової власності», установи, яка має у своєму розпорядженні необхідні для цього інформаційно-технічні засоби. Отже, дослідження подібного питання лежить поза межами компетенції експерта з питань інтелектуальної власності.

Таким чином, аби в певній мірі убезпечити себе від надання на вирішення експертизи правових та недоречних питань вважаю, за доцільне на етапі досудової підготовки матеріалів отримати відповідну консультативну допомогу, найкращим її джерелом є спеціалісти які практикують у сфері судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Автор: Петренко С.А.

керівник Центру експертних досліджень, атестований судовий експерт Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України

Якщо Ви бажаєте більш детально ознайомитися з основами і особливостями проведення експертизи по об'єктам інтелектуальної власності, тоді запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі на тему "Інтелектуальна власність в господарській діяльності: просто про головне", який пройде 17 вересня у м. Києві.